专利和商业秘密保护应怎样举证

专利和商业秘密均涉及技术方案，两者之间如何协同保护，被侵权后又如何协同进行维权？本文从专利职务发明创造入手，分析了专利和商业秘密两者保护的举证方向及维度，针对司法实践中经常出现的员工跳槽带走技术信息的案例进行了假设，给出了笔者根据实务经验总结的一点建议。

一、问题提出

甲公司的工作人员A在工作期间掌握了甲公司的核心技术信息，跳槽到另一家公司工作后一年内申请专利并获得授权，甲公司两年后发现A的上述行为，认为自己的权益受到侵害，向律师咨询如何保护自己的权益。

二、法律分析

这个问题看似简单，实则涉及专利职务发明创造、专利法与商业秘密协同保护等多方面的法律知识。《专利法》第六条第一款规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《专利法实施细则》第十二条又进一步对什么是本单位，什么是本单位工作任务，什么是主要利用本单位的物质技术条件等进行了具体规定，该条规定执行本单位的任务所完成的职务发明创造包括在本职工作中作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造及退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。该条又规定专利法中的本单位包括临时工作单位；本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。根据上述法律规定，我们从专利保护和商业秘密保护角度入手，为假设案例分析如何更好地保护权利人的技术信息类型的知识产权。

第一，应确定甲公司与其工作人员A之间有无证据证明劳动关系存在。事实劳动关系应提供工作记录、工资报酬单、证人证言、社会保险缴纳记录等证据证实劳动关系的存在。劳动合同关系应提供固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或竞业限制协议等以证明劳动合同关系的存在。根据《专利法实施细则》的规定，不论是工作多年还是仅工作几个月，抑或是被派驻过来临时进行工作，均能将其认定为工作单位。对于多重工作关系中职务发明创造归属认定的问题。根本在于哪家单位取得了对发明人完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权，如果仅为一般合作关系而无劳动支配权，则该发明创造不属于职务发明创造。

第二，确定A参与或掌握的甲公司技术信息情况及权利归属问题。劳动关系证实后，应进一步了解A在甲公司工作的具体情况，以确定该发明是否为职务发明创造。如果是本职工作无须多讲，如果是非本职工作但却是单位交代的工作也同样构成职务发明创造。在司法实践中发生争议最多的就是离开原单位到新单位工作后将与原单位工作任务有关的发明创造披露给新单位使用或者申请专利，本案中假设的情况即是如此。为此，须核实A在甲公司工作的具体岗位、职责，以及是否参与研发及相关研发记录，包括各种会议纪要、工作记录、聊天记录、邮件记录、工作报告、项目报告等以确定A在甲公司的身份和工作性质，如果核实上述证据后可以证实A的具体身份、岗位职责及参与研发或掌握的具体技术信息范围等，能够成为A参与或掌握某一类具体技术信息的证据，且在A没有与甲公司签订相关合同约定申请专利的权利或专利权的归属情况下，职务发明创造申请专利的权利应属于甲公司，申请被批准后，甲公司为专利权人。

第三，认定A申请专利或披露或直接将商业信息交给第三方使用的性质。专利法规定专利采取先申请原则，即谁在先申请专利就归属于谁。此项规定针对的是正常专利研发过程，目的是激励发明人或设计人及时申请专利，对于非正常的申请则不是考虑谁申请在先，而是考虑权属究竟归谁。《民事案件案由规定》中有两个与本案例相关的案由，一个是专利申请权权属纠纷，是指在申请阶段专利申请权的归属问题；另一个是专利权权属纠纷，是指专利申请并授权之后的专利权属问题。甲公司如果能证明A申请专利与其在甲公司的工作任务相关或者是在甲公司工作期间，主要利用在本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等完成的发明创造，如甲公司举证证明了A为某项目的研发负责人，离职后1年内申请的专利与该项目相关，则可以认定A申请的专利为职务发明创造，专利申请权或专利权权属归甲公司所有。即便该发明创造也与A在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。如果甲公司是在A申请专利阶段发现上述情况的，可以提起专利申请权权属纠纷之诉；如果是在A获得授权之后发现的，可以提起专利权权属纠纷之诉。实际上性质相同，只是根据专利申请的时间顺序采用不同的案由。并且无须证明具体的技术细节，只需证明专利的技术方案与A在甲公司工作期间的任务或者A主要利用的物质技术条件为甲公司所提供的即可。

第四，追究刑事责任问题。无论是专利申请权争议还是专利权权属争议，只能解决权属或赔偿问题，如果甲公司认为此举不能达到惩治A的诉讼目的，则须另寻他径。在专利领域，除在非专利产品上标注专利号或者失效专利号等情节严重的行为可能构成假冒专利罪之外，其他情况一般不会涉及刑事犯罪问题。为此，甲公司应考虑可否以侵犯商业秘密罪向检察机关请求追究A的刑事责任。

第五，披露商业秘密之责任追究难点。甲公司认为A将自己的技术信息不仅披露给第三方使用，还申请专利，造成甲公司商业秘密泄露。如果甲公司的技术信息符合商业秘密“三要件”，A违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，情节严重的，应承担侵犯商业秘密罪的刑事责任。

第六，甲公司应以何种方式主张权利。商业秘密的侵权认定标准为“接触+实质性近似-合法来源”，即如果甲公司可以证明：（1）有商业秘密；（2）第三方的技术或经营信息与甲公司的商业秘密相同或实质相同；（3）A接触过甲公司的商业秘密；（4）第三方对其技术信息不能证明有合法来源，则可认定侵犯商业秘密的行为成立。这里除了秘密性之外最难以证明的为实质性近似，即甲公司所主张的商业秘密与A披露、使用或者允许他人使用其所掌握的技术信息具有“同一性”。如果A披露信息的渠道比较直观，比如说采取邮件、微信发送或者拷贝并保留记录等形式，可以确定具体信息内容的，则较容易证实。如果不是直观的形式，比如说将其在甲公司掌握的技术信息通过自身记忆带到第三方后完整复制的，甲公司则对此难以举证。在不能了解第三方具体技术信息内容的情况下，又没有强有力的刑事介入，同一性问题的举证则成为最大障碍。

如果仅仅以A申请专利的内容作为侵犯商业秘密的具体形式，即便专利技术方案与甲公司的商业秘密存在实质上的近似，因为从离职到发现侵权行为存在时间差，A如果带走了研发相关文件并且已经具备制作研发记录的时间和空间，此时甲公司仅以商业秘密侵权追究责任，而A以专利是其到第三方单位后独立研发并提供相应研发记录作为抗辩，则甲公司除非举证证明A独立研发不属实，证据属于伪造，否则不能达到相应的目的。

三、建议

1.如果第三方公司使用了A申请的专利，则甲公司可以从专利权属诉讼入手，举证专利文件披露了或者专利技术方案使用了其技术秘密以及技术秘密构成专利技术方案的实质性内容，则甲公司可以享有专利申请或者其他相应专利权利。将专利权属确定后，以其之矛攻其之盾，使第三方公司停止使用专利技术并赔偿相应损失。

2.因A接触甲公司商业秘密在先，甲公司或报案启动刑事程序或从民事诉讼角度举证证明第三方使用的技术方案与甲公司技术信息构成实质性近似，第三方以技术方案“合法来源”为由的抗辩效果将大大减弱，甲公司举证得当可以达到其目的。

撰稿人：王现辉